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“适用于XXX”是否构成商标侵权?

引言


随着社会分工的精细化,商品之间的配合使用无法避免。例如智能手机,可能会与充电线、耳机、智能手表等关联商品配合使用,但充电线、耳机、智能手表等商品却并非都是手机生产商所生产,而更多的是其他市场主体生产。如果这些关联商品的经营者在销售商品时使用“适用于XXX(商标)品牌”(以下称为适配性表述)等宣传用语,是否会构成商标侵权?如果没有配合关系,而只是替代或竞争关系的商品,是否可以使用“适用于XXX”?这一问题的关键在于判断适配性表述是否构成指示性使用(正当使用的一种,有的案件中也直接用正当使用的概念),但具体判断方法司法实践中存在争议。本文将通过对相关案例的分析,对如何判断适配性表述是否构成正当使用这一问题进行梳理。






案   例


(一) 不认定侵权的情形


1.案号:(2019)浙01民终9115号


基本案件事实:


OPPO公司是第4571222号、第9026226号文字商标“OPPO”的商标权人。


欧之歌公司在其开设的淘宝网天猫店铺“欧之歌数码专营店”销售耳机,其商品宝贝名称显示为“影巨人适用OPPO有线耳机入耳式R15R11splusA5A1R9sA3A59s原装正品vivo苹果通用女生重低音手机耳塞男”。


法院认定:


不构成商标侵权及不正当竞争。


欧之歌公司对OPPO字样的使用直接表示了商品的特点,即涉案耳机的特点是可以适用OPPO产品,从宝贝名称的全称来看,涉案耳机的特点也包括可适用vivo等其他品牌的产品。且OPPO公司未提供有效证据证明欧之歌公司对OPPO字样的使用是恶意的,从其标明其品牌“影巨人”“适用OPPO”等字样来看,未让人产生涉案产品系OPPO原装产品的误认,因此并不属于非正当的、不诚实的使用。此外,涉案耳机对“适用OPPO”文字的使用,并未造成消费者误认涉案产品来源于OPPO公司或者将OPPO产品误认为来源于欧之歌公司,即未从根本上损害OPPO商标的指示功能。综上,欧之歌公司上述使用OPPO字样的行为在主观上并不具有将OPPO商标作为识别其商品来源故意,客观上亦未起到识别商品来源的作用,因此不属于商标性使用,不构成商标侵权。


被告亦不具有攀附OXXX公司商誉的主观故意,不构成不正当竞争。



2.案号:(2023)辽02民终2121号


基本案件事实:


浙江松冈机电工业有限公司是第4100197号文字商标“雀友”的商标权人。


大连果果的粮仓电子商务有限公司在商品名称“自动四口唐邦全部全自动麻将机所配件麻将配件雀友通用配件包邮”中使用“雀友”字样。


法院认定:


不构成商标侵权。


本案中,果果公司在商品名称为“自动四口唐邦全部全自动麻将机所配件麻将配件雀友通用配件包邮”中使用“雀友”文字的行为,主要目的在于客观描述并指示其麻将机配件能够用于雀友麻将机。其行为是在客观地描述自己销售的麻将机配件的特点,而并未使用“雀友”商标进行麻将机配件的销售,不会造成相关公众对商品的来源产生误认,亦无证据显示果果公司对“雀友”文字的使用旨在攀附涉案商标的商业信誉,因此并不属于侵犯商标权意义上的商标使用,不构成侵害涉案“雀友”商标权。



(二)不同行为分开评定的情形


3.案号:(2021)苏06民终3178号


基本案件事实:


博露雅迩(上海)商贸有限公司是第14776408号文字商标“布鲁雅尔”的商标权人。


康诺公司在商品标题、宣传图片以及销售发货单中使用“适配布鲁雅尔”字样;康诺公司在滤芯实物包装上使用“布鲁雅尔200”标签。


法院认定:


两种使用行为分开讨论。


康诺公司生产、销售多种滤芯,在销售案涉侵权商品时,将淘宝商品标题、宣传图片、销售发货单上标注“适配布鲁雅尔”字样,意在说明该滤芯的用途,即该滤芯可用于何种品牌、型号的空气净化器中此外,康诺公司在商品详情中明确该商品品牌为“康诺净魔方”,同时在宣传图片标注有“康诺净魔方”字样,均突出使用了其自有商标,用以供相关公众识别商品来源。基于此,康诺公司上述使用“布鲁雅尔”字样的行为不属于商标性使用,且未超出客观描述商品而正当使用的界限,实际也不会导致消费者的混淆,不属于商标性使用,不构成商标侵权。 


但是,康诺公司在滤芯实物包装上使用“布鲁雅尔200”标签的行为侵犯了博露雅迩公司“布鲁雅尔”注册商标专用权。



4.案号:(2017)渝05民初865号


基本案件事实:


小米公司是第8911270号图形商标“”,第8228211号文字商标“小米”的商标权人。冠盛公司在其销售的被控侵权商品及外包装上突出标注的“”标识,并在产品外包装盒背面使用“小米手机灵悦线控通话耳机”、“北京小米科技有限责任公司”、“适用机型:小米手机”等字样。


法院认定:


两种使用行为分开讨论。


被告在“小米手机灵悦线控通话耳机、适用机型:小米手机”中使用“小米”字样,系指示该产品适用于小米手机,系指示性使用,不是商标性使用。在“北京小米科技有限责任公司”中使用“小米”系使用其企业名称,且入耳耳机与第8228211号“小米”注册商标核准的使用范围手提无线电话机不属于类似商品,因此被告销售的产品不侵犯原告的第8228211号“小米”注册商标专用权。


被告在其销售的被控侵权商品及外包装上突出标注的“”标识的行为,系在类似商品上使用了与原告相同的商标,被告的行为侵犯了第8911270号“”注册商标的商标专用权,应当承担相应的法律责任。


(三)认定侵权的情形


5.案号:(2022)沪0120民初20818号


基本案件事实:


潍柴动力股份有限公司是第20284543号文字商标“潍柴”、第17156320号拼音商标“WEICHAI”、第9322488号图文商标“”的商标权人。


上海劲越润滑油有限公司在被诉侵权包装桶正面使用潍柴公司特有的弧线、小圆点排列、雪花图案、特殊字体、广告用语,与原告商品的包装装潢完全相同,被诉侵权包装桶正面多了“适用于”三个字,原“WEICHAI”拼音商标被替换为“畅润达”文字图形商标,正面显示“潍柴动力”“WEICHAIPOWERHEAVYDUTY”,背面圆点排列、产品说明完全一致。


法院认定:


构成商标侵权。


其一,被诉侵权包装桶正面的“潍柴动力”与原告正品包装桶上的“潍柴动力”字体设计、文字大小等方面完全相同,被告上海劲越润滑油有限公司仅在“潍柴动力”前添加了“适用于”三个字,且字体与“潍柴动力”类似,并不能令相关公众感知此种设计仅系为解释产品适用于潍柴动力机械设备,也不属于正常的指示性使用方式。


其二,在包装桶背面有产品说明,被告上海劲越润滑油有限公司完全可以在背面产品说明处载明产品适用于潍柴动力机械设备。


其三,防冻液作为普通车用消费品,系防冻冷却液,其种类区别在于适用的冰点,与其他汽车零配件如燃油滤清器不同的是,其并无尺寸、大小等适配性要求,因此不存在需要特别指示适用“潍柴动力”的需要,被告的该辩称意见不符合常理。



6.案号:(2022)粤73民终3942号


基本案件事实:


广州程豪香氛科技有限公司是第40281512号商标“”及40293004号商标“”的商标权人。

博香公司使用“小白扩香机精油”“小白设备专用精油”“小白扩香机精油补充液”“小白扩香机专用补充液”“小白设备专用补充液”“适用于小白香薰机等相似产品”等宣传用语,在产品宣传页使用程豪公司产品图片,在产品瓶身使用“小白香薰喷雾补充液”字样。


法院认定:


构成商标侵权。


对于合理使用,应当符合以下条件:1.使用是出于善意;2.不是作为自己商品的商标使用;3.使用只是为了说明或者描述自己的商品。从本案现有证据看,一方面,博香公司在一审中确认其使用的香薰机图片系从程豪公司的网站上截取,另一方面,网站的商品详细信息页显示有“小白香薰机专用精油补充液家用卫生间自动喷香机香氛机器厂家直销”、商品名称为“小白设备专用补充液”等,而公证购买到的实物上的标签显示“小白香薰喷雾补充液”,包装规格为1公斤。从博香公司的行为来看,其在自己开办的网页中的部分商品介绍中直接截取自程豪公司网站的图片,其行为难谓符合商业惯例,其次从直接购买到商品实物看,其并非只能使用在程豪公司的“小白”香薰机上,而是可以直接灌装在不同品牌香薰机的容器内使用,其自称“小白香薰机专用”不具有合理性。综合全案证据,博香公司称其为对案涉商标的合理使用,依据不充分,不予采信。



7.案号:(2022)闽0825民初2755号


本案件事实:


小米公司是第10979492号文字商标“小米”的商标权人。


邱镇威在其开设名为“Huawei体重秤工厂店”的淘宝店铺内宣传、销售名称中使用“小米”文字的十款涉案商品,这些商品的名称包括“适用于小米体重秤减肥专用体脂秤女减肥家用华为体脂称智能精准”“智能体脂秤适用于小米成人家用体重称电子秤男女轻牛脂肪精准人体”“华为体脂秤智能连手机适用于小米体重秤专业精准蓝牙减肥inbody”等。


法院认定:


构成商标侵权。


邱镇威在涉案商品链接名称上使用了“适用于小米”、“专用小米”及“小米”字样,从消费者对涉案商品的评价角度来看,消费者作出了“这款小米体重秤真不错……”、“小米体重减肥专用秤收到了……”、“小米体重秤,质量……”及“不是小米品牌的,说是官方合作的……”等相关评价,可以看出,其无论是使用“适用于小米”、“专用小米”字样,还是直接使用“小米”字样,均已导致消费者对涉案商品产生了混淆或误认,误以为涉案商品为小米公司生产销售或涉案店铺取得了小米公司的相应授权;从淘宝平台搜索商品角度来看,相关公众在淘宝平台商品搜索框中以“小米”等作为关键词搜索电子秤相关商品时可以搜索出涉案商品,已起到引流和误导消费者以增加涉案商品浏览量和成交量的作用,在一定程度上影响了小米公司相同商品的关注度和销量。故邱镇威的该行为不具有正当性,其存在一定过错,属于使用不当,其辩解理由,本院不予采信。邱镇威未经小米公司许可擅自在淘宝平台上其经营的店铺内涉案商品链接名称上使用“适用于小米”、“专用小米”及“小米”字样,其中“小米”二字与涉案商标的文字内容一致但字体不同,且涉案商品与涉案商标核定使用的商品属于相同商品,属于商标性使用,足以使相关公众产生混淆或误认,侵犯了小米公司的注册商标专用权。



8.案号:(2022)沪0116民初11663号


基本案件事实:


暨奢公司在天猫网络平台上开设店铺“库巴洛旗舰店”,涉案店铺内多款产品宣传的名称标题中均标有“华为”文字,如“华为正品手机适用儿童电话手表智能4G全网通可视频通话多功能防水防摔gps定位初高中小学生男女电信版小才天”、“【官方正品】华为手机适用儿童电话手表智能定位360防水4g能上网男孩女孩高中生初中生巅峰版学生小米小才天”等,但其销售的产品实际品牌并非华为。


法院认定:


构成商标侵权及不正当竞争(虚假宣传)。


被告暨奢公司将“华为适用”、“华为正品”、“华为手机适用”、“华为正品手机适用”等文字作为自身产品网络销售链接标题的首部使用,并在标题的显著位置予以凸显,其自身产品品牌却不予显示,标题中伴有“正品”词汇,容易导致网络用户产生混淆。被告暨奢公司对自身产品网络销售链接标题的取名方式既不符合天猫平台的产品标题发布规范,也不符合行业通用做法。被告暨奢公司的上述行为侵犯了原告华为公司所享有的“华为”商标的注册商标专用权,被告暨奢公司应立即停止侵权行为,在天猫平台库巴洛旗舰店中,按照天猫平台产品标题发布规范及行业通用做法,修改自身产品网络销售链接的标题,在标题首部应突出自身品牌名称。


原告华为公司与被告暨奢公司同为智能手表的经营者,具有市场竞争关系。原告华为公司所拥有的“华为”商标具有广泛的市场知名度。被告暨奢公司在自身产品的网络销售链接标题的首部,突出使用“华为正品”文字,该行为系引人误解的商业宣传,容易误导消费者,故被告暨奢公司的行为构成虚假宣传。



9.案号:(2022)京0102民初23749号


基本案件事实:


轩宇公司在其开设的京东店铺销售一款商品名为“【2022】新品华为适用蓝牙耳机无线P40mate30nova7pro荣耀vivo苹果oppo语安白色尊享升级版【智能降噪触控+长续航】自动配对”耳机。商品头部展示页中描述“官方正品华为通用”,图片中使用与华为公司注册商标相近似的标识。


法院认定:


构成商标侵权及不正当竞争(混淆行为)。


未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的,均属侵犯注册商标专用权的行为。


华为公司享有“华为”系列注册商标的专有使用权,“华为”商标享有较高的知名度。轩宇公司未经华为公司许可,在其开设的京东店铺销售的耳机产品中,使用了“适用华为”“华为通用”“官方正品”等词汇,且故意将与华为公司注册商标相近似的标识使用在其产品图片中,虽然手段隐蔽而巧妙,但仍容易导致相关公众对商品的来源产生误认与混淆。轩宇公司该行为既属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条所规定的混淆行为,也属于《中华人民共和国商标法》第四十八条所规定的商标使用行为,侵害了华为公司的注册商标专用权,应当承担侵权责任。



10.案号:(2021)浙0110民初15339号


基本案件事实:


逗猫公司在天猫网络平台上开设店铺“果芯云旗舰店”,销售商品链接标题为“华为手机适用GT2Pro智能手表可接打电话太空人多功能蓝牙watch血压心率运动男女电子手环适用苹果”、 “华为手机适用太空人可接打电话智能手表华强北多功能蓝牙watch血压心率运动男女手环适用安卓苹果GT2”的智能手表。


法院认定:


构成商标侵权及不正当竞争(虚假宣传)。


首先,涉案商品链接标题中的“华为正品手机适用”、“华为手机适用”、“华为手机适用GT2Pro”的标识,具有多种解读,亦可理解为华为品牌、可连接手机,且被告在标题中将“华为”两字放在开头,并未标注其辩称中提到的自有品牌来达到区分商品来源目的,该表象使得消费者在选择时容易误认为系华为品牌手表;其次,庭审中逗猫公司确认该手表可连接所有手机,并非只能连接华为手机,其在链接中单独点明“华为适用”的正当性不足;最后,从相关评价中亦可反映部分消费者已经混淆误认情况,表明上述使用方式起到了识别商品来源的作用,属于商标性使用行为。


综上,逗猫公司关于相关使用仅是描述性使用的抗辩意见不能成立;权利商标由文字“华为”构成,故被控侵权标识与之构成相同;涉案链接项下商品均为手表,与权利商标核定使用的商品相同;而实际链接项下商品并非华为产品,因此,逗猫公司未经华为公司许可在售卖非华为产品时候在商品链接名称中使用“华为”的行为侵犯华为公司的涉案商标专用权。


逗猫公司在涉案商品标题中使用“华为”字样已容易误导相关公众的情况下,其在商品宣传中强调“官网款”、“官网pro款”、“官方升级款”等内容,更容易使得相关公众相信上述产品来源于华为或与华为具有特定联系,因此,上述行为属于欺骗、误导消费者的虚假宣传行为,构成不正当竞争。



11.案号:(2010)深中法民三初字第209号


基本案件事实:


被告深圳市××科技有限公司生产并销售的墨水、墨盒产品,除标贴左上部标识有“Lxxxo”及 “××”文字商标外,有9种墨水标贴上标示了“可用于:Exxxx”,其中“Exxxx”字体明显大于“可用于”;有4瓶标示了“适用于:Exxxx”,其中“Exxxx”字体明显大于“适用于”;有2种墨水及供墨系统标贴、包装盒上除标示“Lxxxo”及“××”文字商标外,还标示了“Exxxxx Yxxx Vxxxxx”标识。上述产品标贴上均标示了“日本××××技术支持”字样。


法院认定:


构成商标侵权。


两被告经营业务均包括打印机墨水、墨盒产销,本案被控侵权标识亦使用在打印机用墨水产品和相关宣传中,而原告涉案商标核准使用的商品包括打印机用色剂(墨)、打印机用色剂墨盒、打印机用调色剂(墨)等,原、被告使用商品属同一种商品。


另,从本案被控侵权产品标示情况看,淡品红LM墨水上直接标注了“Exxxx”字样;其他多款墨水上虽然在“Exxxx”前标注了“可用于”或“适用于”,但“可用于”或“适用于”字样明显比“Exxxx”字样小,与“Exxxx”在字体、字形、颜色、视觉等方面反差较大,两者存在显著区别。因此,本院综合考虑原告“Exxxx”商标国际和国内知名度高、被告部分被控侵权产品标示了原告另一注册商标“Exxxxx Yxxx Vxxxxx”以及“日本××××技术支持”、“中日合资”等信息、被告在网站中将××厂不实宣传为中日合资企业、被告在庭审中认可被控侵权产品主要向境外销售、产品兼容功能指示性说明方法具有其它更妥当选择等因素,认定两被告对被控侵权产品功能用途指示说明不规范,容易使相关公众尤其是缺乏中文语言常识的境外消费者对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系,构成了对原告“Exxxx”商标专用权的侵权。


总   结


由以上案例可以看出,判断适配性表述是否构成正当使用,应当综合考虑以下因素:


1.使用目的是否善意


正当使用应当是出于描述、说明商品的特点的目的而善意使用权利人商标,而不是为了攀附权利人品牌的商誉而恶意使用权利人商标。


首先,判断使用目的是否善意,应当考虑权利人商品与涉案侵权商品是否存在适配性的要求。如果不存在适配性要求,即涉案侵权商品适用于所有与权利人商品同类的商品,那么自然不存在需要特别指示适用于权利人商品的必要性。如果不存在适配性要求的情况下,使用人仍然通过适配性表述的方式使用权利人商标,显然具有攀附权利人商誉的目的,其使用行为实难谓善意。如在(2022)沪0120民初20818号案中,法院认为防冻液并无尺寸、大小等适配性要求,因此不存在需要特别指示适用“潍柴动力”的需要,被告指示性使用的抗辩意见不合常理。


其次,判断使用人的使用目的是否善意,应当结合使用人的所有使用行为进行综合判断,而不应仅根据适配性表述进行单独判断。如果仅着眼于“适用于XXX”的表述,通常认为该种使用方式就是为了说明涉案侵权商品在用途上可以适用于权利人品牌的商品,使用人的使用目的是善意的。但这种单独孤立的判断方法并不正确,因为使用人通常根据一个目的实施了多种使用行为,也可以说使用人的多种使用行为均是为了实现同一个目的,因此在判断使用目的时也应当结合使用人的多种使用行为进行综合考量。如果除了适配性表述的使用行为外,使用人的其他使用行为明显具有攀附权利人商标声誉的恶意,则应当认为适配性表述的使用行为也是出于同样的非善意目的,不构成正当使用。


如在(2022)沪0120民初20818号案中,法院认为,其一,被诉侵权包装桶正面的“潍柴动力”与原告正品包装桶上的“潍柴动力”字体设计、文字大小等方面完全相同,被告仅在“潍柴动力”前添加了“适用于”三个字,且字体与“潍柴动力”类似,并不能令相关公众感知此种设计仅系为解释产品适用于潍柴动力机械设备,也不属于正常的指示性使用方式;其二,在包装桶背面有产品说明,被告完全可以在背面产品说明处载明产品适用于潍柴动力机械设备;其三,防冻液并无尺寸、大小等适配性要求,不需要特别指示适用“潍柴动力”的需要,被告指示性使用的抗辩意见不合常理。最终法院未采纳被告正当使用的抗辩意见。


 2.使用方式是否合理


正当使用在使用方式上应当合理,符合商业惯例,应规范使用“适用于XXX”“适配于XXX”“兼容于XXX”等明确起到指示商品适配性的表述,而不能使用含糊或有歧义的表述方式,否则难以排除有误导消费者的恶意;同时,在使用适配性表述外还应标明自身商标。如果非规范性使用适配性表述,导致适配性表述内容带有歧义,不标注或不妥善标注自身商标,则可能被认定为商标性使用,从而构成侵权。如在(2021)浙0110民初15339号案中,法院认为被告使用“华为正品手机适用”、“华为手机适用”、“华为手机适用GT2Pro”等表述,可理解为华为品牌商品、可连接手机,且被告在标题中将“华为”两字放在开头,并未标注其辩称中提到的自有品牌来达到区分商品来源目的,该表象使得消费者在选择时容易误认为系华为品牌手表,最终未采纳被告正当使用的抗辩。


3.使用效果是否造成公众混淆


正当使用不应造成相关公众混淆,否则难以认为是正当使用。此处的混淆包括混淆可能性和实际混淆,也同时包括物理来源混淆和关联关系混淆。


如在(2022)沪0116民初11663号案中,法院认为涉案适配性表述的使用方式具有混淆可能性,不构成正当使用。该案中,法院具体论述为:被告将“华为适用”、“华为正品”、“华为手机适用”、“华为正品手机适用”等文字作为自身产品网络销售链接标题的首部使用,并在标题的显著位置予以凸显,其自身产品品牌却不予显示,标题中伴有“正品”词汇,容易导致网络用户产生混淆。被告对自身产品网络销售链接标题的取名方式既不符合天猫平台的产品标题发布规范,也不符合行业通用做法。


又如在(2022)闽0825民初2755号案中,涉案适配性表述的使用已造成实际混淆的效果,法院因此认定不构成正当使用。该案中法院认为被告在涉案商品链接名称上使用了“适用于小米”、“专用小米”及“小米”字样,消费者作出了“这款小米体重秤真不错……”及“不是小米品牌的,说是官方合作的……”等相关评价,可以看出被告的使用行为已导致消费者产生了混淆或误认,误以为涉案商品为小米公司生产销售或涉案店铺取得了小米公司的相应授权。最终认为被告的使用行为不具有正当性。



-END-


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撰稿|丁佳琳、谭王文、刘永辉、谢杰银、范晓琪   

审核|肖维平    校对|黄鸿宇    编辑|Yuki    


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