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敦和专利 | 机械领域封闭式权利要求的判定规则

在专利法的权利要求体系中,权利要求的撰写方式直接决定了专利保护范围的大小。其中,“封闭式权利要求”与“开放式权利要求”是两种核心的撰写形式,其判断与解释规则对于专利的授权、确权以及侵权判定具有决定性影响。一直以来,封闭式权利要求多见于化学领域,但是随着《专利审查指南》的修改以及一些审判实例的出现,该区分规则在机械领域专利中的适用性已日益明晰。尽管如此,对于“由……组成”这一表述本身是否必然构成机械领域封闭式权利要求,仍存在较大争议。因此,笔者将在本文中通过最高人民法院的几个较为典型的判例,来梳理一下机械领域封闭式权利要求的判定规则。



01

封闭式权利要求适用于机械领域的明确


封闭式权利要求及其解释规则在《中华人民共和国专利法》及《专利实施细则》中无明确规定,其相关规定主要体现在《专利审查指南》中


1993年版《审查指南》仅仅在实质审查部分“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”章节中提及组合物权利要求有开放和封闭两种表达方式,其中,开放式表示(例如,“包括”“含有”等)允许还有权利要求中未指出的组分;封闭式(例如,“由……组成”“组成为”等)除了所指出的组分之外,排除了所有其它的组分。


2010年及以后版本的《专利审查指南》将权利要求的“开放式”和“封闭式”表达的定义从类似于分则性质的“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”章节调整至类似于总则性质的“说明书和权利要求书”章节。这一修改意味着封闭式与开放式权利要求的区分,从一项仅适用于化学领域的特殊规则,演进为适用于所有技术领域(尤其是机械、电学等领域)的普适性规则。


并且,随着最高人民法院一些典型判例的公开,再次确认开放式与封闭式权利要求的区分适用于机械领域专利。


02

“由……组成”这一表述本身并不绝对构成机械领域封闭式权利要求


尽管“开放式”与“封闭式”权利要求的区分适用于机械领域专利这一观点已日益明晰,但对于“由……组成”这一表述本身是否必然构成机械领域封闭式权利要求,仍存在较大争议。下面我们将通过最高人民法院的几个判例对此进行梳理。


2.1 金融交易卡行政诉讼案[1]


本案涉及名称为“一种具有3D打印图文表面的金融交易卡”(201520879638.7)的实用新型专利行政诉讼,其权利要求1请求保护的内容为:

  • 一种具有3D打印图文表面的金融交易卡,具有卡基,所述卡基从上至下依次由正面保护膜层、正面基片层、中间INLAY层、反面基片层、反面印刷图文层、反面保护膜层构成,其特征在于:所述正面保护膜层上表面上附着有3D打印图文层,所述3D打印图文层的高度为0.05-0.46mm。


该项权利要求中使用了“由……构成”的措辞,权利要求1是否构成封闭式权利要求,是该案的争议焦点之一。


对此,最高人民法院认为:

  • 尽管《专利审查指南》在第二部分第二章第3.3节规定了“封闭式权利要求宜采用‘由……组成’的表达方式,其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤,”但并不表明采用上述表达方式的权利要求必然为封闭式权利要求。还需要从本领域技术人员的视角出发,基于涉案专利的说明书及附图所公开的内容确定权利要求是否排除了该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤。具体到本案,权利要求1记载:“所述卡基从上至下依次由正面保护膜层、正面基片层、中间INLAY层、反面基片层、反面印刷图文层、反面保护膜层构成”,在判断权利要求1的保护范围是否排除了其他层结构时,应当结合权利要求本身的文字记载、权利要求上下文内容以及说明书和附图的描述,按照本领域技术人员的通常理解进行解释,而不能仅仅因为权利要求1使用了“由……构成”的措辞而直接认定权利要求1必然排除了其他层结构。


最高人民法院从实现本专利的发明目的出发,认为在专利正面基片层上可以有印刷图文层,并不排除其他层结构。且涉案专利权利要求5在引用权利要求1的情况下,进一步限定了所述正面基片层上具有正面印刷图文层,最终认定了该权利要求1不属于封闭式权利要求。


2.2 打印头组件专利侵权案[2]


本案涉及名称为“打印头组件”(201620189478.8)的实用新型专利侵权诉讼。该案的焦点之一在于涉案专利的权利要求2是否属于封闭式权利要求。权2的内容如下:根据权利要求1所述的打印头组件,其特征在于:所述打印头支撑部件由支撑座和支撑板构成,……。


被告主张:权利要求2属封闭式权利要求,被诉侵权产品因增加有螺钉结构,故未落入涉案专利权保护范围。


对此,最高人民法院认为,虽然权利要求2使用了“由……组成”的撰写方式,但不当然构成封闭式权利要求。关于权利要求的内容还应以本领域技术人员阅读说明书及附图后的理解进行确认。根据涉案专利说明书的记载,涉案专利的发明目的是通过悬臂板、打印头支撑部件、打印头的特定结构设置使得打印头与胶辊之间的接触压力能够自动调节,提高打印质量和效果。权利要求2限定的打印头组件是能实现上述技术效果的主要机械结构而非所有部件,同时对于各机械结构之间的连接方式,权利要求2也未排除本领域技术人员可以选择的常规技术手段。因此权利要求2并不构成封闭式权利要求。


由上述两个案件可知,即使权利要求中使用了“由……组成”的表述方式,最高人民法院仍遵循专利法第五十九条的规定,通过审查权利要求的上下文以及专利的说明书及附图记载内容以确定权利要求是否排除了该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤,最终认定所涉权利要求不构成封闭式权利要求。


2.3 自动阀门专利侵权案[3]


本案涉及名称为“超压时由压杆失稳触发动作的自动阀门”(201510736036.0)的发明专利侵权诉讼。在该案件中,最高人民法院认定了涉案专利权利要求1的压杆型组件采取“由……组成”的撰写方式,属于封闭式技术特征,由此引起了巨大反响。


该项专利权利要求1的内容为:一种超压时由压杆失稳触发动作的自动阀门,其部件包括复位手轮(1)、复位连杆(2)、执行器弹簧(4)、执行器活塞(5)、执行器推杆(6)、拨叉机构(7)、执行器缸体(8)、铰链(9)、小弹簧(10)、锁止摇臂(11)、轴承(12)、锁止卡槽(13)、先导活塞(14)、先导阀杆(15)、先导阀体(16)、杆笼(17)、细长杆(18)、螺帽(19)、开关阀下游管道(20)、开关阀阀杆(21)、开关阀(22)、开关阀上游管道(23)、压力连通管(24),其中先导活塞(14)、先导阀杆(15)、先导阀体(16)、杆笼(17)、细长杆(18)、螺帽(19)组成的压杆型组件(25)是该自动阀门的先导触发机构;……。


被告认为:先导触发机构属于封闭式技术特征。首先,根据涉案专利权利要求1的记载,先导触发机构系一个单独的技术特征。其次,在涉案专利确权过程中,涉案专利的先导触发机构的组成部件严格限制为仅由6个部件组成后,方才获得确权。最后,被诉侵权技术方案在涉案专利先导触发机构封闭式组件的基础上增加了限位件、容纳限位件的腔体,故被诉侵权技术方案不具有涉案专利权利要求1的先导触发机构特征,不落入涉案专利权的保护范围。


对此,最高人民法院认为,一般来说,在机械领域专利的技术方案中增加一个结构技术特征,并不会破坏原技术方案的发明目的,因此机械领域专利权利要求的撰写较多采用开放式表达方式,除非在要素省略发明等少数情况下可能采取封闭式表达方式,从而将被省略的要素排除在权利要求保护范围之外。技术特征作为执行一定技术功能的最小技术单元,且多项技术特征组成了权利要求,因此机械领域技术特征亦可以参照权利要求来认定是否属于封闭式撰写方式。首先,涉案专利权利要求1的压杆型组件采取“由……组成”的撰写方式。其次,在涉案专利无效审查程序中,第57554号审查决定认定权利要求1封闭式限定了先导触发机构的组成部件,并以此认定该技术特征系相对于第57554号审查决定所引用的证据1的区别技术特征之一。专利权人亦未就第57554号审查决定提起行政诉讼。综合以上,涉案专利权利要求1中的先导触发机构系采用封闭式撰写方式,属于封闭式技术特征。


笔者认为,最高人民法院在本案中对机械专利封闭式权利要求的认定思路与上述金融交易卡案、打印头组件案的认定思路并无二致。虽然权利要求中使用了“由……组成”的撰写方式,但最高人民法院并未直接据此将其认定为封闭式权利要求,而是进一步基于涉案专利的说明书及附图所公开的内容、授权过程中的陈述、无效程序中权利保护范围的确定,一并综合考虑,以确定权利要求是否排除了该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤,最终才确定该项技术特征属于封闭式技术特征。


03

封闭式权利要求的判定规则


综合上述最高人民法院判例,笔者认为,在机械领域,使用“由……组成”仅是认定封闭式权利要求的考量因素之一,但绝非必然条件。对此类权利要求的解释,必须遵循《中华人民共和国专利法》第五十九条,通过分析权利要求的上下文、说明书及附图,来判定其是否排除了所述之外的结构或步骤。具体可考量以下方面:


第一,审查说明书及附图所揭示的发明目的与核心创新。如果发明的实质并不在于部件组合的绝对排他性,而在于特定部件之间的协同关系,且本领域技术人员能够理解,在该技术方案中增加一个结构技术特征,并不会破坏原技术方案的发明目的,则此类情形应认为未构成实质意义上的封闭式权利要求。


第二,考察本领域技术人员的普遍知识与常规实践。对于本领域技术人员在实施该技术方案时,无需创造性劳动即会自然引入的辅助性、标准化部件(如必要的密封圈、润滑结构或防松垫圈),该等部件不应被视为被排除的“额外组成部分”,因此该权利要求亦不构成封闭式权利要求。


第三,分析权利要求的整体语境与组成部分的相互关系。 例如,一项独立权利要求虽采用“由……组成”的表述,但其从属权利要求却引入了附加的技术特征,则表明该独立权利要求本身在表述上并非完全排他,则该独立权利要求不应被解释为封闭式。


第四,参考专利审批历史档案(禁止反悔原则)。 申请人在审查过程中的意见陈述和修改行为,可以作为解释其真实意思表示的重要依据。例如,申请人为获得授权而明确陈述其发明“仅由”特定部件构成,并以此区别于现有技术,则在后续程序中可能被禁止将保护范围扩大至包含其他部件的技术方案。


结 语

综上,综上所述,司法与实践已就开放式、封闭式权利要求规则在机械领域的适用形成共识。然而,机械领域权利要求中“由……组成”的表述,并不必然被解释为严格意义上的封闭式权利要求。基于此,实务撰写建议如下:若追求封闭式保护,应在说明书中强化排他意图;反之,若无此意图,则应避免使用易引发歧义的封闭式用语,或主动在说明书中载明可包含常规附加部件,以精准界定保护范围,规避争议。


参考文献:

[1](2020)最高法知行终491号

[2](2023)最高法知民终183号

[3](2023)最高法知民终1552号



作者介绍

Attorney

郑莹 Elly Zheng

■ 广东敦和律师事务所 

合伙人律师

郑莹律师是专利代理师、专利助理研究员。从事知识产权法律工作十余年,擅长专利、商标、不正当竞争等知识产权领域的授权、确权、侵权法律实务。多年来代理过多家国内外知名企业及科研院所的专利申请、无效、民事诉讼、行政诉讼、行政裁决案件,具有丰富的处理疑难案件的经验,可为客户提供有针对性的技术建议和专业意见。



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撰稿|郑   莹       审核|肖宴明

校对|易笑霞       编辑|陈丝华


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